Чому описові знаки важко захистити

Захист торговельної марки за допомогою законодавства про торговельні марки вимагає більше, ніж просто вибір терміна, що описує товари або послуги. Основний принцип законодавства про торговельні марки полягає в тому, що знак повинен ідентифікувати та відрізняти джерело товарів або послуг, а не просто описувати їх. Коли знак безпосередньо передає інформацію про продукт або його характеристики, наприклад «Кремовий» для йогурту, суди та відомства з питань торговельних марок вважають його описовим і зазвичай відмовляють у реєстрації. Щоб зрозуміти, чому описові знаки важко захистити, корисно розглянути, як закон про торговельні марки класифікує знаки, чому описові терміни вважаються слабкими і які докази необхідні для отримання захисту.

Спектр розпізнаваності торговельних марок

Законодавство про торговельні марки поділяє знаки на категорії за ступенем їхньої розпізнаваності. Найсильнішими є вигадані знаки (повністю вигадані слова, такі як Exxon або Kodak) та довільні знаки (реальні слова, що використовуються в не пов’язаному контексті, наприклад Apple для комп’ютерів). Обидва типи знаків є розпізнаваними за своєю суттю і легко підлягають реєстрації. Натякові знаки натякають на якість, не описуючи її безпосередньо — Coppertone для засобів для засмаги натякає, що шкіра буде виглядати як мідь. Натякові знаки також є відмітними за своєю суттю і користуються надійним захистом.

На іншому кінці спектру знаходяться описові та загальні знаки. Описовий знак «лише описує деякі аспекти [товарів або послуг] без ідентифікації або розрізнення джерела». Прикладами можуть бути «Creamy» для йогурту або «Bed & Breakfast registry» для послуг з проживання. Загальні терміни — це загальні назви товарів, які ніколи не захищаються. Оскільки описові знаки повідомляють споживачам, що це за товари, їм бракує розпізнаваності, необхідної для функціонування як ідентифікатора джерела. Як пояснює Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), описові терміни мають «незначну розпізнаваність і тому не підлягають захисту, якщо … розпізнавальний характер не був встановлений з часом завдяки широкому використанню на ринку». Ця вимога іноді називається набутою розпізнаваністю або вторинним значенням.

Чому описові знаки є слабкими

1. Вони безпосередньо описують товари або послуги

Основна причина, чому описові знаки важко захистити, полягає в тому, що вони «лише описують деякі особливості продукту». Закон про торговельні марки має на меті запобігти плутанині серед споживачів, дозволяючи одній компанії володіти конкретною торговельною маркою. Однак якщо описовий термін монополізується, конкуренти не зможуть описувати свої власні продукти. Наприклад, ВОІВ зазначає, що торговельна марка SWEET для шоколаду буде відхилена, оскільки було б несправедливо надавати ексклюзивне право на слово «sweet», коли всі виробники шоколаду потребують його для опису своїх продуктів. Аналогічно, похвальні терміни, такі як «Rapid» або «Best», вважаються описовими і, ймовірно, будуть відхилені.

2. Їм бракує властивої розпізнаваності

Притаманна розпізнаваність означає, що знак може негайно ідентифікувати єдине джерело без необхідності додаткового контексту. Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) пояснює, що знак не є розпізнавальним, якщо він «описує самі товари та послуги або характеристики цих товарів та послуг (такі як їхня якість, вартість, призначення або походження)». Оскільки описові знаки не відповідають цим критеріям, вони потрапляють у слабшу частину спектру розпізнаваності. EUIPO також зазначає, що знак може мати низький ступінь розпізнаваності, якщо він натякає на характеристики товарів; але коли знак безпосередньо описує товари, його розпізнаваність «повністю зникає».

3. Політика конкуренції та справедливість

Надання виключних прав на описові терміни перешкоджатиме чесній конкуренції, оскільки заважатиме іншим торговцям точно описувати свої товари. ВОІВ наголошує, що «описові торговельні марки не можуть належати одній компанії з виключенням інших». Американське відомство з патентів і торговельних марок (USPTO) аналогічно заявляє, що слабкі торговельні марки, включаючи описові та загальні знаки, «важко захистити від конкурентів». Вони можуть бути не підлягати реєстрації, оскільки не вказують на єдине джерело. Захист таких знаків може позбавити громадськість описового словника і суперечити принципам свободи слова. Тому суди вимагають доказів того, що громадськість асоціює описовий термін з конкретним джерелом, перш ніж надавати виключні права.

4. Ризик генеризації та втрати прав

Навіть якщо описовий знак набуває розпізнаваності, він залишається під загрозою генеризації, якщо громадськість починає використовувати його як загальну назву продукту. ВОІВ попереджає, що сильні торговельні марки можуть «втратити свій статус і стати генеричними через неналежне використання». Оскільки описові знаки вже межують із генеричними, вони піддаються більшому ризику генеризації. Наприклад, якщо громадськість використовує назву бренду як назву продукту, наприклад «Аспірин» або «Термос», знак може втратити захист. Цей ризик стримує значні інвестиції в описові знаки, оскільки вигоди можуть бути втрачені, якщо знак стане загальним.

Коли описові знаки можуть бути захищені

Набута розпізнаваність (вторинне значення)

Описова торговельна марка може стати захищеною, якщо вона набуває вторинного значення. Вторинне значення існує, коли споживачі починають визнавати, що описовий термін ідентифікує товари або послуги з певного джерела. USPTO зазначає, що описові торговельні марки «можуть бути зареєстровані лише за певних обставин, наприклад, якщо ваша торговельна марка набула розпізнаваності завдяки широкому використанню в комерції протягом багатьох років». WIPO пояснює, що описова торговельна марка набуває вторинного значення, якщо споживачі визнають, що описова назва «є торговельною маркою, яка позначає ваші товари», як правило, в результаті широкого використання або великої маркетингової кампанії. Наприклад, знак HEALTHY CHOICE для готових страв є описовим, але був зареєстрований у Сполучених Штатах після того, як громадськість почала асоціювати цей термін з конкретним виробником. Аналогічно, слоган THE GREATEST SHOW ON EARTH був захищений, оскільки власник надав докази його використання та маркетингу протягом понад століття.

Докази, необхідні для підтвердження вторинного значення

Довести набуту розпізнаваність є складним і часто дорогим завданням. ВОІВ перелічує різні види доказів, які можуть знадобитися: рахунки-фактури, бланки замовлень, рахунки, рекламні матеріали, опитування споживачів та свідчення торгових асоціацій. EUIPO вимагає, щоб докази свідчили про те, що споживачі «були піддані широкому використанню торговельних марок, що містять описовий елемент, і звикли до них». Заявник повинен довести, що марка визнається ідентифікатором джерела на всій території, де вимагається захист.

Стратегії посилення описових знаків

Хоча описові знаки мають слабку позицію, підприємства іноді вибирають описові назви з маркетингових міркувань; клієнти відразу розуміють, що це за продукт. У таких випадках існує кілька стратегій, які можуть допомогти підвищити захищеність.

1. Додавання відмітних елементів – поєднання описового терміна з відмітним логотипом, графічним зображенням, кольором або стилізованим шрифтом може допомогти загальному знаку набути відмітності. ВОІВ пропонує використовувати спеціальний шрифт, конкретні кольори або графічні елементи. Наприклад, логотип NIKE спочатку був занадто простим, щоб його можна було зареєструвати окремо, але після широкого маркетингу він набув вторинного значення і був зареєстрований. Додавання унікального дизайну може дозволити зареєструвати загальний комбінований знак, тоді як описове слово залишається відхиленим.
2. Використовуйте відмінні компоненти – поєднання описового терміна з вигадливим або довільним словом може створити комбінований знак, який можна зареєструвати. Наприклад, COPPERTONE поєднує «copper» (мідь) з «tone» (тон), створюючи знак, що має асоціативний характер, а не суто описовий. EUIPO зазначає, що знак може мати низький ступінь розпізнаваності, якщо він натякає на товари, але є достатньо «креативним або дотепним», щоб зберегти розпізнаваність.
3. Розвивайте вторинне значення – Якщо описовий знак вже використовується, інвестуйте в довгостроковий маркетинг і документуйте докази використання. Опитування споживачів, дані про продажі та витрати на рекламу можуть допомогти продемонструвати, що громадськість асоціює знак з одним джерелом. Цей процес може тривати роками і часто є дорожчим, ніж вибір відмітного знака з самого початку.
4. Уникайте похвальних і загальних слів – При розробці бренду уникайте слів, які лише вихваляють (наприклад, «найкращий», «класичний», «інноваційний») або просто називають категорію продукту. ВОІВ зазначає, що похвальні терміни, ймовірно, будуть відхилені, якщо вони не є частиною іншого розпізнавального знака. Аналогічно, загальні терміни ніколи не можуть бути захищені і призведуть до відхилення.

Наслідки слабкого захисту

Оскільки описові знаки є слабкими, це має кілька наслідків:

• Обмежена сила захисту – навіть якщо описовий знак зареєстрований, сфера його захисту є вузькою. Конкуренти часто можуть використовувати подібні або ідентичні описові слова без порушення прав. USPTO попереджає, що слабкі торговельні марки «мають набагато більше конкуренції», і конкуренти можуть використовувати знаки, подібні до слабкого знака, «і це не вважатиметься порушенням».
• Вищий ризик розмивання та генеризації – описовий знак, який набуває певної відмінності, все одно може використовуватися громадськістю як загальний термін, що призводить до втрати ексклюзивності. Неправильне використання (наприклад, як іменник, а не прикметник) може призвести до того, що знак стане загальним.
• Невизначеність у реєстрації – Оскільки експерти та суди можуть не дійти згоди щодо того, чи є знак описовим, процес отримання реєстрації може бути непередбачуваним. Те, що в одній юрисдикції вважається описовим, в іншій може вважатися натяком. WIPO зазначає, що знаки, які в деяких країнах вважаються такими, що підлягають захисту, в інших можуть вважатися описовими.
• Висока вартість доказів – Формування вторинного значення вимагає значного часу та ресурсів. Докази повинні охоплювати відповідну територію та демонструвати, що споживачі сприймають термін як назву бренду. Для загальноєвропейського захисту необхідні докази для кожного національного ринку, що робить процес особливо обтяжливим.